미생물 관련 발명에서 미생물의 기탁

 

1. 관련 규정

- 특허법 시행령 제2조(미생물의 기탁)

① 미생물에 관계되는 발명에 대하여 특허출원을 하려는 자는 특허출원 전에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관에 특허청장이 정하여 고시하는 방법에 따라 해당 미생물을 기탁해야 한다. 다만, 해당 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 미생물을 쉽게 입수할 수 있는 경우에는 기탁하지 않을 수 있다. (생략)

 

- 특허법 시행령 제3조(미생물에 관계되는 발명의 특허출원명세서 기재)

미생물에 관계되는 발명에 대하여 특허출원을 하려는 자는 법 제42조제2항에 따른 명세서(특허출원서에 최초로 첨부한 명세서를 말한다)를 적을 때 제2조제1항 본문에 따라 미생물을 기탁한 경우에는 국내기탁기관, 국제기탁기관 또는 지정기탁기관에서 부여받은 수탁번호를, 같은 항 단서에 따라 그 미생물을 기탁하지 않은 경우에는 그 미생물의 입수방법을 적어야 한다.

 

2. 미생물의 입수 방법에 관한 대법원의 주요 판결례 - 대법원 2002. 11. 8. 선고 2001후2238 판결

 

- ‘최종 생성물이나 중간 생성물은 비록 그 자체가 기탁되어 있지 아니하더라도 이를 생성하는 과정에 필요한 출발 미생물들이 당업자가 용이하게 얻을 수 있는 것이고, 또 명세서에 이를 이용하여 중간 생성물이나 최종 생성물을 제조하는 과정이 당업자가 용이하게 재현할 수 있도록 기재되어 있는 경우라면 그 최종 생성물이나 중간 생성물 자체의 기탁을 요구할 것은 아니라 할 것이다 ( 대법원 1997. 3. 25. 선고 96후658 판결, 1997. 3. 28. 선고 96후702 판결 등 참조).’

 

- 위 대법원 판결은 문제된 출원 발명에 관하여, 미생물의 기탁이 없는 이상, 특허 발명의 대상이 된 미생물을 제조하기 위한 출발물질들을 용이하게 입수할 수 있다는 점 또는 명세서에 기재된 미생물 입수처가 기재되어 있다고 하더라도 해당 입수처(구입처)에 기재된 미생물이 출원 당시에 누구에게나 분양(판매)된다는 점에 대한 증명이 없다면 해당 특허 출원은 거절되어야 한다는 취지로 설시함. 

 

3. 검토

 

가. 실무적인 관점에서 미생물의 기탁 필요성

 

① 신규 미생물 자체에 관한 것이라면 미생물을 특허미생물 기탁기관에 기탁하고 출원하는 것이 바람직함.

② 특허 미생물이 기존에 입수 가능한 미생물을 유전공학적인 방법(예를 들어, 특정 유전자를 도입하거나 결실시키는 재조합 방법 등)으로 변형시킨 것일 경우, 특허 미생물을 기탁하지 않을 수 있으나, 상기 방법에 대해 통상의 기술자가 용이하게 재현할 수 있을 정도로 명세서에 그 방법에 대한 구체적인 기재가 필요함

③ 위 ②항의 경우라고 하더라도 최종 미생물(특허 미생물)을 얻기 어렵다면 기탁하는 것이 바람직함. 예를 들어, 특허 미생물이 기존 미생물의 무작위 돌연변이를 통해 우연히 얻은 것이라면 기탁할 필요가 있음.

④ 위 ②항에서 설계된 변형에 따른 효과임이 충분히 검증되지 않은 경우, 다른 원인에 의해 효과가 발휘되는 것도 배제할 수 없으므로, 기탁의 필요성이 높아짐. 예를 들어, 대조군을 사용한 비교실험을 통해 설계된 변형에 따른 효과임을 증명하는 명확한 실험결과가 없다거나 그 실험 결과를 당업자가 쉽게 확인할 수 없는 경우, 출원인으로서는 특허의 대상인 미생물을 기탁할 필요가 있음.

 

나. 특허 요건에 관한 증명 책임

 

미생물 기탁 제도에 관하여 대법원 2002. 11. 8. 선고 2001후2238 판결은 미생물의 기탁이 없는 경우에 해당 미생물을 용이하게 얻을 수 있다는 점에 대한 증명 책임이 출원인에게 있다는 점을 명확히 하였습니다. 이는 특허 심사 단계에서 주로 문제되는 신규성 내지 진보성의 흠결 사유에 대한 증명 책임이 특허청에 있다고 해석되는 것과 증명책임의 분배에 있어서 상반된다고 볼 수 있습니다. 따라서 출원인으로서는 특허의 대상이 되는 미생물을 기탁하는 것이 가장 바람직할 것이고, 미생물의 기탁이 없는 경우라면 심사 단계에서 발명 미생물을 제조하기 위한 방법, 출발물질, 출발 물질을 출원 당시에 당업자가 쉽게 구할 수 있다는 점에 대한 증명 내지 명세서 내의 기재를 명확히 하는 것이 바람직할 것입니다. 

 

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