IP Report

선행 발명의 공지 시점에 관한 판단 기준 - 특허법원 2020. 02. 14. 선고 2019허4833 판결

  • 작성자: 특허법인아주
  • 날짜: 2020-05-15 11:12

첨부파일

1. 사실 관계

- 시간에 따른 이 사건 출원발명의 출원 및 선행발명 1의 등록 경과

  • 2016. 8. 16. 13:53:33 - 출원인이 선행발명 1의 특허료 납부
  • 2016. 8. 16. 14:00:47 - 특허청에 선행발명 1의 특허료 수납정보 도달 및 기록
  • 2016. 8. 16. 15:50:54 - 출원인이 이 사건 출원발명을 출원 완료
  • 2016. 8. 17. 17:05:51 - 특허청이 선행발명 1에 대한 특허등록원부 생성

- 특허청 심사관은 2017. 5. 19. 원고가 2016. 8. 16. 15:40:54에 출원한 이 사건 출원 발명이 선행발명 1, 2 및 3으로부터 쉽게 도출될 수 있는 발명으로서 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없다는 내용의 특허거절경정을 하였음.

- 원고(출원인)는 2017. 4. 25. 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구였으나, 특허심판원은 위 거절결정과 동일한 취지로 원고의 청구를 기각하였음. 

- 이에 원고는 위 특허심판원의 심결에 불복하여 특허법원에 상소함.

 

2. 선행발명의 공지 시점에 관한 각 당사자의 주장

- 원고의 주장 취지:

특허출원 중인 발명은 등록원부가 생선된 때 설정등록이 완료되고, 위와 같이 설정등록이 완료되는 시점까지는 특허청 직원 등에게 비밀유지의무가 유지되므로, 선행발명 1의 공지 시점은 특허등록료가 납부된 시점이 아니라 등록원부가 생성된 때를 기준으로 하여야 함. 따라서 선행발명 1에 대한 특허등록원부가 이 사건 출원발명의 출원시 이후에 생성된 이상 선행발명 1은 이 사건 출원발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 삼을 수 없음.

 

- 피고의 주장 취지:

특허권은 설정등록에 의하여 발생하고, 특허권의 설정등록을 받으려는 자는 설정등록을 받으려는 날로부터 3년분의 특허료를 납부하여야 하는데, 특허청장으로서는 특허료를 납부 받은 때 직권으로 특허권을 설정하기 위한 등록을 하여야 한다는 점, 수납정보가 도달한 시점부터는 제3자 등이 해당 특허에 관한 열람 및 복사 신청을 하더라도 이를 제한할 이유가 없다는 점, 특허권의 설정등록일 또한 특허등록원부가 생성된 날이 아니라 '설정등록을 받으려는 날(=특허료를 납부한 날)'로 된다는 점, 발명의 공개를 대가로 배타적 독점권을 부여받는 특허권의 특성상 특허권의 효력이 발생하는 시점(특허료의 수납정보 도달 시점)부터 일반 공중이 이용할 수 있는 상태에 놓이는 것으로 보는 것이 입법 취지에 부합하는 점 등을 종합해 보았을 때 특허청이 해당 특허의 특허료를 납부 받은 이상 특허청 내부의 행정절차로 인하여 특허료 수납정보가 도달된 날을 지나서 특허등록원부가 생성되었더라도 선행발명 1의 공지 시점은 특허료가 완납되어 그 수납정보가 특허청에 도달한 시점이라고 보아야 함.

 

3. 특허법원의 판단

- 구 특허법 제28조 제1항 제1호는 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 하더라도 그 발명이 특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 또는 공연히 실시된 발명에 해당하는 경우에는 특허를 받을 수 없도록 규정하고 있는바, 여기에서 '공지되었다'고 함은 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여져 있음을 의미한다(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후1238 판결 등). 한편 여기서 '특허출원 전'이란 특허출원인의 개념이 아닌 특허출원의 시, 분, 초까지 고려한 자연시 개념이다.

- 구 특허법 시행령이나 시행규칙에는 등록공고되지 아니한 특허출원에 관한 서류 등에 대한 제3자의 열람복사를 제한하는 별도의 규정이 없고, 단지 시행규칙 제120조에서 구 특허법 제216조에 따른 자료열람복사신청의 절차를 규정하고 있을 뿐이어서, 구 특허법에 따라 설정등록된 특허는 특별한 사정이 없는 한 제3자가 신청에 의하여 열람복사를 할 수 있고, 다만 설정등록되지 아니한 출원에 관한 서류 등에 대해 일정한 경우 허가하지 아니할 수 있을 뿐이므로, 설정등록일 이후에는 특허는 공지된 것으로 보아야 한다(대법원 2009. 12. 24. 선고 2009다72056 판결)

- 구 특허법 제87조 제2항은 "특허청장은 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 구 특허법 제79조 제1항에 따른 특허료를 냈을 때에는 특허권을 설정하기 위한 등록을 하여야 한다."라고 규정하고 있고, 구 특허권 등의 등록령 제14조 제1항 제1호는 "특허권의 설정등록은 특허청장이 직권으로 하여야 한다."라고 규정하고 있으며, 같은령 시행규칙 제27조는 특허권 설정등록방법을 구체적으로 규정하고 있을 뿐, 구 특허법 등 어디에도 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 구 특허법 제79조 제1항에 따른 특허료를 냈을 때 특허청장의 특허권 설정등록절차 이행여부와 무관하게 곧바로 특허권이 설정등록된 것으로 의제하거나, 특허료가 납부되어 특허청장이 특허권을 설정하기 위한 등록을 하여야 하는 시점이 속하는 날을 특허권의 '설정등록일'로 의제하는 규정이 없고, 단지 특허권 등의 등록령 제28조 제2항은 "직권에 의한 등록은 등록의 원인이 생긴 순서에 따른다."라고 하고, 같은 제3항은 "제2항에도 불구하고 특허권 설정등록은 등록료를 납부한 납부서가 접수된 순서에 따른다. 다만, 특허청장이 부여한 납부자번호로 등록료를 납부하는 경우에는 등록료의 수납정보가 특허청 전산정보처리조직의 파일에 기록되는 순서에 따라 등록하여야 한다고."라고 규정하고 있을 뿐이다.

- 구 특허법 제81조의2 제1항은 "특허청장은 특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자가 제79조 제3항 또는 제81조 제1항에 따른 기간에 특허료의 일부를 내지 아니한 경우에는 특허료의 보전을 명하여야 한다."라고 하고, 제81조의2 제2항은 "제1항에 따라 보전명령을 받은 자는 그 보전명령을 받은 날부터 1개월 이내에 특허료를 보전할 수 있다."라고 하며, 제87조 제2항 제3호는 "특허청장은 제81조의2 제2항에 따라 특허료를 보전하였을 때에는 특허권을 설정하기 위한 등록을 하여야 한다."라고 규정하고 있는바, 이에 의하면 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 특허료를 냈을 때 구 특허법 소정의 특허료가 완납되었는지 여부를 사후적으로 확인하여, 만일 구 특허법 소정의 특허료의 일부를 내지 아니한 경우에는 특허료의 보전을 명하여야 하는 등 특허권의 설정등록을 받으려는 자의 구 특허법 제79조 제1항 소정의 특허료 완납 여부를 판단하는 절차가 반드시 필요하다.

- 따라서 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 특허료를 낸 시점 또는 그 특허료 수납정보가 특허청에 도달하는 시점과 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 구 특허법 제79조 제1항 소정의 특허료를 완납하였음이 최종적으로 확인되어 특허청장에게 특허권 설정등록 의무가 발생하는 시점 사이에는 필연적으로 시간적 간격이 발생할 수밖에 없는바, 특허법 등 어디에도 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 특허료를 낸 시점에 특허청장의 특허권 설정등록절차 이행여부와 무관하게 곧바로 특허권이 설정등록된 것으로 의제하거나, 특허료가 납부되어 특허청장이 특허권을 설정하기 위한 등록을 하여야 하는 시점이 속하는 날을 특허권의 '설정등록일'로 의제하는 규정이 없다.

- 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 구 특허법 제79조 제1항 소정의 특허료를 납부하였다고 하더라도 특허권 설정등록이 되기 전까지는 그 출원발명은 공개된 것이 아니어서 비밀상태를 유지하고 있어야 하므로 열람 등이 허용되지 않으며, 구 특허법 제216조도 공중에 대한 열람제공의무시기, 열람복사신청을 허가하지 않을 수 있는 종기를 '특허권 설정등록일'로 명시적으로 규정하고 있다.

- 피고가 주장하는 사정 즉, 등록원부 생성시점을 특허권 설정등록일로 보게 되면, 특허청 내부의 행정 지연 등으로 특허등록원부의 생성이 지연되는 경우 특허권의 효력 발생이 지연되어 특허권자가 피해를 볼 수 있다는 점은, 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 부작위위법확인소송 내지 국가를 상대로 손해배상청구소송을 제기하는 등의 권리 구제를 받는 것을 별론으로 하더라도, 법률의 규정 없이 특허료가 납부되어 특허청장이 특허권을 설정하기 위한 등록을 하여야 하는 의무 발생시점이 곧바로 '설정등록일'로 의제되어야 함을 의미하는 것은 아니다

- 선행발명 1은 2016. 8. 17. 17:05:51에서야 특허등록원부가 생성됨으로써 특허권 설정등록이 이루어졌고, 달리 등록료 수납정보가 특허청에 도달한 2016. 8. 16. 14:00:47부터 선행발명 1에 대한 특허등록원부가 생성됨으로써 특허권 설정등록이 이루어진 2016. 8. 17. 17:05:51까지 사이에 선행발명 1의 특허출원에 관한 서류 등에 대한 제3자의 열람복사가 이루어졌다고 볼 아무런 자료가 없으므로, 선행발명 1은 등록료 수납정보가 특허청에 도달한 2016. 8. 16. 14:00:47이 아니라 이 사건 출원발명의 출원일 이후로서 선행발명 1에 대한 특허등록원부가 생성됨으로써 특허권 설정등록이 이루어진 2016. 8. 17. 17:05:51에 공지되었다고 보아야 하고, 선행발명 1에 대한 특등록원부에 특허등록일이 등록료 납부일인 '2018. 8. 16.'으로 기재되어 있다는 사정만으로 선행발명 1의 특허권 설정등록일이 위 특허등록원부에 기재된 대로 의제되거나 소급된다고 보기도 어렵다.

- 따라서 선행발명 1은 이 사건 출원발명의 출원 이후에 공지된 발명으로서, 이 사건 출원발명의 진보성 판단의 기초가되는 선행기술이 될 수 없다.

 

약관

약관내용