IP Report

상표가 광고에 사용된 것만으로는 불사용취소 면할 수 없다 – 특허법원 2021허3192 판결

  • 작성자: 특허법인아주
  • 날짜: 2022-04-28 11:06

상표가 광고에 사용된 것만으로는 불사용취소 면할 수 없다 – 특허법원 2021허3192 판결

 

 

최근 불사용을 원인으로 등록상표 취소를 구하는 사건에서 특허법원은 상표가 명함, 매장, 홈페이지, 일부 상품에 사용된 증거가 제출되었음에도, 구체적인 사실관계를 면밀히 살펴, 그러한 사용증거들은 불사용취소를 면하기 위한 명목상의 사용에 불과하므로 해당 등록상표는 불사용을 원인으로 하여 취소되어야 한다고 판단하였다.

 

해당 사건에서 특허법원은 “상표를 그 지정상품에 표시하는 등으로 사용한 사실이 있다고 하더라도 그 지정상품이 국내에서 통상적인 상거래를 통하여 유통되는 것을 전제로 한 것이 아니고 단순히 등록 상표에 대한 불사용취소를 면하기 위하여 극히 소량의 상품에 상표를 표시한 정도라면 이는 이른바 명목상의 사용에 불과한 것으로서 상표법 제119조 제3항 소정의 정당한 사용이라고 할 수는 없다”는 원칙을 재확인하면서, 제출된 대부분의 사용자료가 상표권자(원고)가 피고에게 상표사용중지 통고장을 발송한 이후부터 이 사건 심판청구일 이전까지의 6개월의 기간 동안에 작성된 것이고, 피고가 내용증명 우편을 통해 원고 측의 상표 사용실적을 전혀 확인할 수 없다는 취지를 지적하였음에도 이 사건 소송에 이르기까지 납득할 수 있는 사용실적을 제시하지 못했으며, 원고가 이 사건 상표를 사용하였다고 주장하는 사무용 의자 제품을 실제 수입하거나 판매하였다는 객관적인 증거가 없고, 원고가 상표가 사용된 제품 사진을 제출하였으나, 해당 제품은 기존 원고가 취급한 제품과 그 모티브나 심미감이 상당히 상이하다는 점, 상표가 견고한 방식으로 표시된 것이 아니어서 간이하게 부착, 제거가 가능할 것으로 보이는 점, 해당 제품 사진이 심판청구일 이후 촬영된 것인 점, 온라인 쇼핑몰 광고에서도 구매하기 버튼이 비활성되어 있는점 등을 고려하였을 때 명목상의 사용에 불과하다고 판단하였다.

 

판결문의 내용을 살펴보면, 이 사건 상표 등록권자는 불사용 중에 타인의 사용사실을 알고 상표사용 중지 및 손해배상을 구하였다가, 종국적으로 이 사건 상표가 불사용을 원인으로 등록이 취소되는 결과가 발생하였다. 상표권침해행위로 인해 발생한 ‘손해’는 상표권자가 해당 상표를 사용하고 있을 것으로 전제로 하는데, 이 사건의 경우 불사용을 원인으로 하여 상표등록이 취소된 것인만큼, 상표의 취소 전에 발생하였던 상표권침해행위에 있어서도 손해가 인정되지 않을 가능성이 매우 높다.

법원이 제출된 자료 및 전체적인 정황과 관련된 사실관계들을 면밀히 살펴 명목상의 사용인지 여부를 판단하고 있는만큼, 상표를 실제 사용하고 있지 아니한 상표권자들은 권리행사에 있어 보다 신중해질 필요가 있을 것으로 보인다.

약관

약관내용